上专所申请“上专”商标受阻 社会机构法律意见首次完整写入判决书
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上专所申请“上专”商标受阻 社会机构法律意见首次完整写入判决书
作者：　来源：　日期： 13:59:03
近日，北京知识产权法院针对一起专利公司诉国家商标局案件的争议焦点公开向社会机构征求意见，并完整将征求意见写入判决书，在全国尚属首次。
2014年8月，上海专利商标事务所有限公司申请注册“上专”“SPTL”“上专及图”“SPTL及图”等8件商标，指定使用的服务项目为培训、实际培训（示范）、安排和组织专题研讨会、计算机软件咨询、工业品外观设计等。
2014年9月，国家工商行政管理总局商标局以该申请有违商标法第十九条第四款有关“代理机构除对其代理服务申请商标注册外，不得申请注册其他商标”的规定，作出不予受理决定。
上海专利商标事务所不服，向北京知识产权法院提起行政诉讼，要求商标局受理商标注册申请。
北京知识产权法院受理该案后，依法组成合议庭进行审理，认为《商标法》第十九条第四款的理解与适用是案件审理的焦点。为妥善处理此类案件，知识产权法院向相关研究机构征求意见，并先后收到来自中南财经政法大学知识产权研究中心、西南政法大学知识产权研究中心、华东政法大学知识产权法律与政策研究院、中国政法大学无形资产管理研究中心、北京务实知识产权发展中心五家机构的反馈意见。各机构的意见分为两种观点，一种认为应严格循序文义解释，另一种则主张进行立法目的解释。
根据法律解释的基本原则，对法律条文的解释应当首先进行文义解释，其他解释都需以文义解释为基础。由此，北京知识产权法院最终驳回原告的诉讼请求。
北京知识产权法院
行政判决书
（2015）京知行初字第3416号
原告上海专利商标事务所有限公司，住所地上海市桂平路435号。
法定代表人王宏祥，总经理。
委托代理人倪晔，上海市一平律师事务所律师。
被告国家工商行政管理总局商标局，住所地北京市西城区茶马南街1号。
法定代表人许瑞表，局长。
委托代理人王鹏静，国家工商行政管理总局商标局干部。
委托代理人张世忠，国家工商行政管理总局商标局干部。
原告上海专利商标事务所有限公司（简称上专所）不服被告国家工商行政管理总局商标局（简称商标局）于日做出的商标注册申请不予受理的行政行为，向本院提起行政诉讼。本院于日受理后，依法组成合议庭，于日对本案公开开庭进行了审理。原告上专所的委托代理人倪晔、被告商标局的委托代理人王鹏静、张世忠到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
2015年2月4日,针对上专所申请注册第号“上专”商标（简称诉争商标）的行为，商标局发出编号为TMZCBYSL01的《商标注册申请不予受理通知书》，以上专所指定的商品/服务项目不符合《中华人民共和国商标法》（简称《商标法》）第十九条和《中华人民共和国商标法实施条例》（简称《商标法实施条例》）第八十七条的规定为由，对上述申请不予受理。
原告上专所不服，向本院提起诉讼称：一、被告没有任何理由对原告在部分服务上的注册申请不予受理，即使被告认为其他指定服务违反《商标法》第十九条第四款，亦不应对原告在“知识产权咨询、知识产权代理、知识产权许可、法律研究、诉讼服务、计算机软件许可（法律服务）、域名注册（法律服务）、为法律咨询目的监控知识产权”八项服务的注册申请不予受理。二、《商标法》第十九条第四款立法的本意在于禁止代理机构利用专业知识抢注或囤积商标，牟取非法利益，而非限制代理机构注册“自己使用”的商标的权利。代理机构提供的服务完全有可能超出第45类法律服务的范围，故如将该款规定扩大解释为商标代理机构不能在第45类法律服务以外注册自己使用的商标，则不符合《商标法》的立法本意。如果不允许商标代理机构对自己使用的商标进行必要的注册，将至少会对代理机构造成两方面的损害：1、商标代理机构的商标被他人注册，致使代理机构无法使用自己的商标开展业务；2、商标代理机构无法在相关领域制止他人盗用其商标从事非法经营活动。三、诉争商标确为原告开展业务所使用的商标，原告成立于日，原告从成立开始“上专”就一直是其常用简称，一直沿用至今，诉争商标确为原告开展业务所使用的商标，而非他人商标，原告更不可能将其兜售牟利。诉争商标指定服务确是原告已正常开展的代理业务，或者是原告潜在的业务范围或与原告代理业务紧密关联。诉争商标指定服务均为原告正常的代理服务，原告在这些服务商申请注册其自己的商标，是原告在正常经营活动所需要的，也是原告为保护其自身商标不被他人侵犯或抢注的必要措施。因此，被告做出的商标注册申请不予受理通知认定事实不清，适用法律不当，请求法院判决撤销商标局作出的通知。
被告商标局辩称：《商标法》第十九条第四款对商标代理机构申请注册做了限制性规定，《商标法实施条例》又对此做了细化。商标局认为，《商标法》第十九条第四款关于“代理服务”的范围应界定为其所代理的与商标有关事务，包括代理商标注册申请、转让、异议、评审、侵权投诉等有关事宜，也包括代理商标行政复议、诉讼案件，代理参加商标纠纷调解、仲裁，代写商标法律事务文书服务。因此，商标局在商标申请受理程序中，代理服务限定在《类似商品和服务区分表》第4506（法律服务）项。本案中，原告是从事商标代理业务的服务机构，其申请注册的“个人背景调查”服务项目不属于其商标代理服务范围内。据此，商标局依法向上专所发出了《注册申请不予受理通知书》。综上所述，上专所未按照规定申请其代理服务以内的商标，该商标注册申请不符合《商标法》和《商标法实施条例》的有关规定，故商标局依法作出了不予受理的决定，并无不当。因此，商标局做出不予受理决定的行政行为认定事实清楚，适用法律正确，程序得当，请求法院驳回其诉讼请求。
本院经审理查明：
诉争商标为第号“上专”商标，其由上专所于日向商标局提出注册申请，指定使用服务为第45类：知识产权咨询；知识产权代理；知识产权许可；法律研究；诉讼服务；计算机软件许可（法律服务）；域名注册（法律服务）；为法律咨询目的监控知识产权；个人背景调查；知识产权评估；知识产权研究；知识产权调查。
2015年2月4日,商标局发出《商标注册申请不予受理通知》，对于上专所的注册申请不予受理。
本案诉讼过程中，上专所提交了以下书证：1、中国专利局文件（84）国专发计字第152号，国家经委、中国专利局“关于处理外国人申请专利的优先权和建立第二个涉外专利代理机构的请示”，证明原告作为中国第二个涉外专利代理机构，成立于1984年，至今已有三十年历史。2、国家工商行政管理局文件“工商[号”，证明原告在1990年即被指定为涉外商标代理组织。3、上海市机构编制委员会沪编[1993]74号“关于同意上海专利事务所更名的通知”，证明原告于1993年更名为上海专利商标事务所。4、国家工商行政管理局文件“工商标子[1999]32号”，证明原告在1999年即被批准开展国内商标代理业务。5、上海科学院沪科元[2002]第61号“关于确认上海专利商标事务所改制为上海专利商标事务所有限公司的批复”，证明原告从2004年开始使用现名。6、原告“关于更改上海专利商标事务所英文名的报告”，证明原告从1996年开始使用Shanghai Patent & Trademark LawOffice作为名称。7、上海市著名商标证书及6342909号商标注册证，证明原告的SPTL及图商标经过长期广泛使用已具有很高知名度。8、商标代理机构证书，专利代理机构注册证，科技咨询证书，上海市技术交易服务许可证，证明原告具备商标代理资质、专利代理资质、科技咨询资质(包括技术转让、技术中介等)、技术交易服务资质。9、日原告向客户提交的商标使用调查报告，证明原告实际提供商业调查服务。
另查，上专所的《企业法人营业执照》中所载明的“经营范围”包括：为中外客户提供专利代理、商标代理、著作权代理及其他知识产权保护代理服务、知识产权方面的法律咨询、法律事务服务及知识产权法律、法规的培训。
在本案审理过程中，针对《商标法》第十九条第四款的理解和适用问题，本院向相关研究机构征求意见，并收到来自中南财经政法大学知识产权研究中心、西南政法大学知识产权研究中心、华东政法大学知识产权法律与政策研究院、中国政法大学无形资产管理研究中心、北京务实知识产权发展中心五家机构的反馈意见。（详见附件）
上述事实，有诉争商标注册申请书、企业法人营业执照、上专所提交的证据、研究机构征求意见回函及当事人陈述等证据在案佐证。
本院认为，本案争议焦点在于诉争商标是否符合《商标法》第十九条第四款的规定。结合当事人的诉辩主张，该争议具体体现在如下两方面：
一、《商标法》第十九条第四款是否不适用于商标代理机构对于自用商标的注册。
《商标法》第十九条第四款规定，“商标代理机构除对其代理服务申请商标注册外，不得申请注册其他商标”。
原告主张基于立法本意，该条款应仅限制商标代理机构注册他人商标或囤积商标的行为，而不应延及商标代理机构自用商标的注册。这一主张是否成立取决于从该规定的文义中是否可以解读出这一含义。该规定中明确指出，商标代理机构仅可以在“代理服务”上“申请商标注册”，在除此之外的其他商品或服务上则不得申请注册其他商标。因该条款中对于申请注册的商标系商标代理机构自用还是以牟利为目的进行注册未作区分。因此，无论商标代理机构是基于何种目的进行的注册申请，只要是在代理服务之外的商品或服务上进行的注册申请，均属于该条款禁止的情形。
当然，2014年《商标法》之所以引入该条款，主要考虑因素确实在于禁止商标代理机构恶意注册商标进行牟利的行为。全国人民代表大会法律委员会于日所作的《关于&中华人民共和国商标法修正案（草案）&修改情况的汇报》有如下记载，“三、一些地方、部门、企业提出，实践中一些商标代理组织违反诚实信用原则，利用其业务上的优势帮助委托人进行恶意商标注册，甚至自己恶意抢注他人的商标牟利，建议进一步对商标代理活动予以规范。法律委员会经研究，建议增加以下规定：……三是明确商标代理组织不得自行申请注册商标牟利。”本新闻共4页,当前在第1页&&1&&&&&&&&
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